명품 리폼, 상표권 침해가 될까?
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개인적으로 사용할 목적으로 명품 가방이나 의류를 리폼한 경우, 그 리폼 제품이 거래시장에 유통되지 않는 한 상표권 침해가 성립하지 않는다는 것이 대법원의 판단입니다. 리폼 전문업체에 작업을 맡긴 경우에도 원칙적으로 같은 결론이 적용됩니다.
이 사건에서 핵심 쟁점은 리폼 과정에서 등록상표가 그대로 남아 있거나 새롭게 표시되는 행위가 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는지 여부였습니다. 대법원은 상표법의 목적이 거래시장에서의 출처 식별 기능 보호와 공정한 경쟁질서 유지에 있다는 점에 주목했습니다. 상표법 제1조와 제2조의 구조상, 상표는 상거래에 제공되는 상품에 사용될 때 비로소 법적 보호의 대상이 되는 '상표의 사용'으로 평가됩니다. 리폼 제품이 거래시장에 나오지 않고 소유자의 개인적 영역에 머무는 한, 상표의 출처 식별 기능이나 상표권자의 업무상 신용이 침해될 여지가 없다는 것입니다.
상표권 소진 원칙도 이 판단을 뒷받침합니다. 상표권자가 국내에서 적법하게 상품을 양도한 이후에는 해당 상품에 대한 상표권은 소진되고, 소유자는 소유권에 기초하여 상품을 자유롭게 사용·처분할 수 있습니다. 리폼 행위도 원칙적으로 이 소유권 행사의 범위에 포함됩니다. 리폼의 정도가 지나쳐 실질적으로 새로운 제품을 생산한 것으로 평가될 만큼 원래 제품과의 동일성이 깨진 경우에는 소진 원칙이 적용되지 않을 수 있지만, 그 경우에도 리폼 제품이 거래시장에 유통되지 않는다면 '상표의 사용'에 해당하지 않는다는 결론은 달라지지 않습니다.
리폼업자가 개입한 경우에도 마찬가지입니다. 대법원은 소유자가 스스로 리폼하는 경우만 허용하고 전문업체에 맡기는 경우는 금지한다면, 소유자에게 인정된 리폼의 자유가 형식적 선언에 그칠 수 있다고 보았습니다. 리폼 작업에는 상당한 기술과 시간이 필요하고, 제3자의 조력을 받는 것 역시 소유권 행사의 정당한 모습이라는 것입니다. 리폼업자가 수령하는 대가도 리폼 제품의 판매 대가가 아닌 서비스 제공의 대가에 가깝고, 리폼 전후 제품의 소유권은 시종일관 소유자에게 있으므로, 소유자와 리폼업자 사이의 거래는 거래시장에서 유통되는 상품 거래가 아니라 소유자의 개인적 사용 영역으로 흡수되는 거래로 평가됩니다.
다만 예외가 있습니다. 형식상 소유자의 개인적 리폼 요청처럼 보이더라도, 실질적으로 리폼업자가 리폼 과정 전반을 지배·주도하면서 리폼 제품을 자신의 제품으로 생산·판매하여 거래시장에 유통시킨 것으로 평가할 수 있는 특별한 사정이 있다면 상표권 침해가 성립할 수 있습니다. 이때 고려 요소로는 리폼 제품의 목적·형태·개수에 관한 최종 의사 결정 주체, 리폼업자가 받은 대가의 성격, 재료의 출처와 그 비중, 리폼 제품의 소유관계 등이 있으며, 이러한 특별한 사정에 대한 증명책임은 상표권자가 집니다. 또한 소유자가 처음부터 리폼 제품을 거래시장에 유통시킬 목적으로 리폼을 의뢰한다는 사실을 리폼업자가 알았거나 알 수 있었음에도 서비스를 제공했다면, 리폼업자는 상표권 침해에 대한 공동의 법적 책임을 질 수 있습니다. 리폼 서비스를 제공하는 사업자라면 의뢰인의 리폼 목적과 리폼 제품의 최종 귀속 여부를 확인하는 것이 분쟁 예방의 출발점이 됩니다.